"Fake" prête-t-il à confusion dans un nom de domaine vendant de la contrefaçon ?
Le géant de la lunette de sport Oakley perd une action extrajudiciaire engagée pour le nom de domaine myfakeoakleysunglasses.com. Une décision déconcertante quand le panel a pourtant constaté la vente de lunettes contrefaites via ce nom de domaine. Découvrez comment le paneliste a décidé de ne pas restituer ce nom de domaine litigieux à Oakley.
Le 21 août 2012, le National Arbitration Forum (NAF) a rendu une étonnante décision extrajudiciaire à propos du nom de domaine myfakeoakleysunglasses.com. Dans le cadre d’une procédure UDRP, le NAF étudie successivement trois conditions :
- Le caractère identique ou similaire du nom de domaine avec une marque existante, susceptible de prêter à confusion ;
- L’existence de droits ou intérêt légitimes du titulaire sur le nom de domaine
- L’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi
En l’espèce, le lunettier Oakley a signalé un nom de domaine litigieux détenu par un tiers auprès du NAF afin qu’il lui soit transféré, le 24 juillet 2012.
Après avoir démontré ses droits sur la marque, le titulaire a insisté sur le fait que les produits Oakley ne pouvaient être vendus que par l’intermédiaire d’un réseau agréé, constitué de revendeurs autorisés. Or, le site litigieux propose à la vente des produits contrefaits de la marque.
Le second axe de l’argumentaire est basé sur l’addition de termes génériques à la marque. En effet, le nom de domaine est composé du terme protégé Oakley, associé aux termes « my », « fake » et « sunglasses ». Le demandeur s’est notamment fondé sur la décision opposant la marque Juicy Couture à un tiers détenant un nom de domaine associant la marque au terme « buy » et vendant de la contrefaçon (Juicy Couture, Inc. v. Wang Kunkun et al., FA1005001323092 (Nat. Arb. Forum, June 18, 2010).
Enfin, le fait que le détenteur du nom de domaine ne pouvait ignorer l’existence de la marque au moment de l’enregistrement du nom en 2012 a été mis en lumière. Le titulaire n’a opposé aucune défense.
Le terme "fake" ne prête pas à confusion
Comme à chaque décision rendue, le panel examine une par une les conditions à remplir afin de récupérer ou de faire annuler le nom de domaine.
Dans cette affaire, c’est la première condition du caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion qui a posé problème. En effet, selon l’argumentation du panéliste, le simple fait qu’un visiteur se rende sur un site internet contenant le terme « fake » (faux en anglais) dans son nom de domaine, induit inévitablement la connaissance du caractère factice des produits proposés par celui-ci. De plus, la description du site fait allusion à plusieurs reprises au fait que les produits proposés ne sont que des répliques vendues à bas prix, ce qui aux yeux du panel, efface toute possibilité d’affiliation avec le site authentique Oakley.
Cependant, l’argumentation a de quoi surprendre lorsque le panel justifie son interprétation en s’appuyant sur des cas de noms de domaine contenant le terme « replica » (réplique en anglais) pour lesquels le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion était indéniable. Ils rappellent ainsi que la question lors d’une procédure UDRP est de savoir si le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion et non d’établir une confusion ou l’apposition de la marque du requérant dans le site visé.
Bien que le demandeur ait correctement démontré l’existence de ses droits sur la marque et que les deux autres conditions soient satisfaites, le critère de la confusion n’est pas rempli selon le NAF qui ordonne de ce fait que le nom de domaine reste aux mains du tiers titulaire… qui va pouvoir continuer à vendre ses produits contrefaits.
De nombreux ayants droit utilisent les procédures UDRP pour récupérer des noms de domaine litigieux vendant de la contrefaçon de leurs produits. Si cette décision était suivie par d'autres experts, les contrefacteurs n'auront plus qu'à rajouter le terme "fake" dans leurs noms de domaine pour écouler tranquillement leurs produits contrefaits.